Dainese e Alpinestars davanti all’UPC di Milano per due brevetti europei

La sospensione del giudizio su un solo brevetto, chiesta da entrambe le parti, obbliga la Corte a intervenire e definisce l’interpretazione della regola 295(d) del regolamento di procedura.

Il 2 giugno 2025 la divisione locale di Milano della Corte Unificata dei Brevetti ha emesso un’ordinanza su istanza congiunta di sospensione parziale del procedimento. Apparentemente un passaggio tecnico, in realtà un provvedimento che dice molto sul ruolo delle parti e sui margini di manovra del giudice nel sistema UPC.
Per chi lavora ogni giorno con i brevetti europei e le nuove dinamiche del contenzioso UPC, questa decisione offre uno spunto preciso su come l’autonomia delle parti possa incidere, anche pesantemente, sulla traiettoria del processo.

Nel caso in questione che vede Dainese S.p.A. contro Alpinestars S.p.A. e altre società collegate, la Corte ha disposto la sospensione parziale del procedimento. Parziale perché riguarda soltanto uno dei due brevetti coinvolti: l’EP 3498117. L’altro, l’EP 4072364, prosegue regolarmente. La chiave? Una richiesta congiunta delle parti presentata secondo la regola 295(d) del regolamento di procedura.

Ed è proprio qui che il caso diventa interessante: la Corte ha chiarito che, quando la richiesta di sospensione proviene congiuntamente da tutte le parti, pur essendo la norma formulata in termini facoltativi (“la Corte può…”), in realtà non vi è spazio per una valutazione discrezionale: la sospensione è obbligatoria. Questo passaggio merita attenzione perché tocca uno dei nodi più sensibili della giustizia brevettuale unificata: il bilanciamento tra l’autonomia negoziale delle parti e il potere direzionale del giudice.

Una sospensione richiesta ma non facoltativa

La causa è stata avviata l’8 agosto 2024 da Dainese, la quale ha citato sei soggetti accusandoli di violazione dei propri brevetti europei EP 3498117 e EP 4072364, in relazione a due prodotti commerciali identificati come “Tech Air 3 System” e “Tech Air 10 Race System”: si tratta di brevetti che riguardano sistemi di protezione motociclistica avanzati, un settore in cui entrambe le aziende, Dainese e Alpinestars, competono da anni come leader mondiali.
Non è la prima volta che le due realtà si scontrano in tribunale, ma questa volta lo fanno davanti ad un sistema giudiziario relativamente nuovo e ancora in fase di consolidamento.

Nel corso del procedimento, l'azione è stata ritirata nei confronti di tre dei convenuti. Tra i restanti, Alpinestars S.p.A., Alpinestars Research S.p.A. e Motocard Bike S.l. hanno depositato controdomande per la revoca di entrambi i brevetti. A quel punto il quadro si è complicato: il 13 febbraio 2025 l’Ufficio europeo dei brevetti, tramite la sua Board of Appeal, ha stabilito che il brevetto EP 117 dovesse essere mantenuto ma in una versione emendata. Da qui la prosecuzione della procedura presso la divisione di opposizione dove Dainese dovrà adeguare la descrizione del brevetto in base alle rivendicazioni emendate, entro il 13 luglio 2025.

A fronte di ciò, Dainese ha chiesto che fossero escluse dal processo tutte le contestazioni relative alla contraffazione del brevetto EP 117; richiesta accolta dalla Corte con ordinanza del 7 aprile 2025. Da quel momento il brevetto è rimasto nel processo solo per la questione della validità.
Ed è su questa base che, tra il 23 e il 27 maggio, tutte le parti hanno concordato di chiedere la sospensione delle azioni relative a EP 117, lasciando invece intatto il calendario per EP 364.
Si è trattato quindi di una scelta procedurale condivisa, evidentemente guidata dalla necessità di attendere che l’EPO concluda l’esame formale del brevetto. Questo consente al contenzioso di proseguire regolarmente sul secondo brevetto, l’EP 4072364, per il quale le parti mantengono un interesse attivo alla conclusione della fase scritta.

Cosa dice davvero la regola 295(d) del regolamento di procedura

Chiunque abbia avuto a che fare con il regolamento di procedura della Corte Unificata, sa che molte norme sono formulate in termini apparentemente facoltativi. È il caso proprio della regola 295 che afferma che “la Corte può sospendere il procedimento” su richiesta delle parti. Ma, come spesso accade nel diritto processuale europeo, le parole vanno lette nel loro contesto sistematico.

In questa ordinanza, la divisione locale di Milano ha chiarito che, quando la richiesta è congiunta, la Corte non può opporsi; è tenuta ad accoglierla.
La motivazione si fonda su due disposizioni dell’Accordo UPC: l’art. 43, che garantisce alle parti libertà nel determinare l’oggetto del giudizio, e l’art. 76 secondo cui il giudice decide in base alle richieste che le parti formulano.

La Corte ha inoltre richiamato un precedente significativo del 29 ottobre 2024, il caso Dolby contro HP deciso dalla divisione locale di Düsseldorf, confermando che l'orientamento non è isolato. In quel caso la Corte tedesca aveva adottato la medesima lettura della regola 295(d), confermando che la richiesta congiunta di sospensione obbliga il giudice a fermare il procedimento anche quando sono coinvolti più brevetti.
Il principio che si sta consolidando è quello di una netta valorizzazione dell’accordo processuale tra le parti come strumento di efficienza.

Va ricordato che il contenzioso tra Dainese e Alpinestars non è nuovo per la Corte Unificata dei Brevetti. In una fase precedente del procedimento, la divisione locale di Milano aveva già suscitato attenzione confermando la propria competenza anche rispetto a presunte violazioni avvenute in Spagna, nonostante il paese non faccia ancora parte del sistema UPC. Una decisione che ha generato dibattito e che testimonia il ruolo di questo caso nel plasmare l’interpretazione e l’estensione operativa della giurisdizione unificata.

Perché questa ordinanza conta davvero per chi si occupa di IP

L’aspetto più rilevante di questa vicenda non è tanto la sospensione in sé, che in contesti bifronti è strumento tattico ricorrente, quanto la chiarezza con cui la Corte ha delimitato i propri poteri. In un sistema processuale giovane e ancora in assestamento, avere un principio netto come questo è un segnale positivo.

Per chi difende o attacca un brevetto, sapere che la Corte è obbligata a sospendere quando c’è un accordo reciproco significa poter costruire strategie più elastiche, in funzione anche degli sviluppi presso l’EPO. È una leva di gestione dei tempi e dei rischi ed è uno strumento che consente di evitare giudizi anticipati su brevetti ancora “instabili”. Inoltre la possibilità di sospendere il processo solo per uno dei brevetti coinvolti (senza toccare il secondo) conferma che il procedimento UPC non è monolitico e questo, in un contesto multipatent, può fare la differenza.

Ad ogni modo, la sospensione resterà in vigore fino a quando una delle parti non notificherà alla Corte la decisione finale dell’EPO in merito alla versione definitiva del brevetto EP 117. Solo allora il procedimento su quel fronte potrà riprendere.